研究笔记|9个经典案例11位法官学者观点，揭示商标先用权抗辩的适用规则(上)

商标先用权抗辩的理解与适用（上）

《商标法》第四条第一款规定：“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请注册。”第三条第一款规定：“经商标局核准注册的商标为注册商标，……；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。”《商标法》的上述规定确立了商标注册原则，只有注册商标享有商标专用权。

《商标法》第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”据此规定，我国《商标法》同时也给予已经使用的未注册商标一定程度的保护，赋予了商标在先使用人针对他人注册商标的在先使用抗辩权。

根据《商标法》规定的注册制度，商标专用权仅基于注册产生，与商标是否使用无关。但商标作为一种商业符号，其价值本质上仍源于商标在经营活动中的实际使用，只有经过实际使用的商标才可能发挥标识功能。一个已经实际使用的商标，即使未经注册，但由于其已负载了一定的商誉，亦已产生应予保护的正当利益，商标注册人不能剥夺商标在先使用人经过正当、合法的投资和使用而产生的商誉和利益。《商标法》第五十九条第三款的规定赋予商标在先使用人针对他人注册商标的在先使用抗辩权，便是在注册原则作为基本原则之外，为商标在先使用人提供的补充保护。该规定“是本次修改商标法时为了平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益而新增加的内容，主要目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益”。

但是，商标在先使用抗辩制度的引入并不意味着在《商标法》框架下，未注册商标与注册商标可以获得同等的保护。我国仍是“以商标注册制度为主，虽然法律上有必要给予在先使用的未注册商标一定保护，但保护水准不宜过高，以免冲击到注册制这一商标管理中的基本制度”。[1]

曹新明教授认为：商标先用权就是商标在先使用人对抗商标注册人商标侵权指控的消极权利， 即抗辩权，并不是与商标权平行的权利。从商标制度设计的角度看，立法者设立商标先用权之技巧就是通过限制商标专用权以保护商标使用人正当利益，而不是给未注册商标使用人确立等同于商标权的专有权利。换言之，当商标注册人指控他人侵犯其商标专用权时，被告如果能够举证证明其早在原告（商标注册人）提出商标注册申请日之前先于商标注册人在该种类的商品或者服务上使用其商标，并且自己现在使用该商标的范围并没有超过在商标注册申请日之前的范围，那么，该被告不仅不需要承担侵权责任，而且还可以继续在原有范围内使用其商标。被告利用商标先用权可以对抗商标注册人的侵 权指控。但是，商标先用权人不得授权他人在与该注册商标核定使用的商品或者服务上使用该商标，也不得向第三人转让该商标。不管是授权他人使用或者 是向第三人转让该商标，其行为都构成对其注册商标专用权的侵犯，而且被许可人或者受让人使用该商标的行为，也视为侵犯其商标专用权。[2]

王莲峰教授认为：商标先用权是一种正当使用的行为,先用人基于自己在先使用的事实,是一种自然存在的权利。[3]

李扬教授认为：《商标法》第59条第3款的条文结构安排已 经决定了其法律性质，即该条款规定的商标在 先使用仅仅构成限制注册商标权的事由，商标在 先使用人并不因为其在先使用而获得一种法定的、可以许可或者转让的、积极意义上的“使用 权”。也就是说，《新商标法》第59条第3款规定的商标在先使用产生的仅仅是一种对抗注册商标权人侵权指控的抗辩权，而非请求权，此种抗辩权“不能转让或者许可他人行使，不能禁止第 三人使用相同或者类似商标，无权因此要求第三人进行损害赔偿。”当然更不能因此要求第三人停止所谓的侵害。[4]

佟妹法官认为：在探求某种法律制度设置的根本目的时，不能忽视体系化的解释方法。从修改后《商标法》的立法框架来看，《商标法》第59条第3款包含在“注册商标专用权的保护”一章之中，第57条“侵害注册商标专用权行为”的列举之后。从第59条本身的立法逻辑来看，第1款和第2款是关于商标构成要素正当使用问题的规定。由此可见，立法者将先用权问题设置在侵权行为认定条款之后、正当使用抗辩条款之中的目的，显然是将其作为不侵害商标权的抗辩事由之一，而并非授予先用者援引该条款获得排他性保护的权利。相对于“商标共用制度”，“商标先用权抗辩制度”似更符合商标法第59条第3款的立法目的。[5]

吕甲木律师认为：《商标法》第59条第3款和《反不正当竞争法》规定的未注册商标先用权的性质应做相同理解，其性质既不是专有民事权利，也不是抗辩权，而是未注册商标法益。该法益的权能既有实体意义上的法益，包括使用权、请求权与抗辩权，也有程序意义上的法益，包括异议权和无效宣告请求权以及诉权。其与注册商标权的核心区别在于注册商标系排他性的专有权利，而未注册商标法益不具有排他性。[6]

典型案例：（2018）最高法民再43号，林明恺、成都武侯区富运家具经营部侵害商标权纠纷再审民事判决书

裁判要旨：第59条第3款规定的内容是商标法针对具体情况而作出的在先使用人不侵权抗辩事由。

最高法院在林明恺与富运经营部、美凯龙公司侵害商标权纠纷再审案中认为，在先使用人不侵权抗辩成立，应当同时满足五项条件：

1.  使用相同或者近似商标时间在先。在先使用人对相关标志的使用，应当早于该商标注册人申请商标注册的时间，同时亦必须早于该商标注册人使用该商标标志的时间。

2.  在相同或者类似商品上在先使用。在先使用人必须是在与注册商标核定使用的商品或服务相同或者类似的商品和服务上使用该未注册商标，在不相同或者不类似商品或服务上的商标使用行为，不属于不侵权抗辩事由的范畴。

3.  在先使用相同或者近似的标志。在先使用人使用的未注册商标必须是与注册商标相同或者近似的商标标志。

4.  在先使用具有一定影响。在先使用人对该未注册商标的使用，必须在商标注册人申请商标注册日和使用日之前，就已经具有一定影响。商标注册人提出商标注册申请之后或者商标注册人使用该商标之后，在先使用人继续使用该商标的证据不应作为“一定影响”的考量因素。

5.  原有范围内使用。在先使用人必须在其使用该未注册商标的原有范围内使用该商标，而原有范围的判断，应以在先使用人使用其未注册商标所形成的商誉所及的范围为主要判断依据。

除上述条件外，佟姝法官还认为,先用权抗辩还需受到“先使用行为应出于善意,必要条件下附加适当区别标识”等限制[7]。因为商标先用权抗辩制度的目的，旨在弥补绝对的注册原则因忽视先使用行为已经产生的合法权益，而导致显失公平的结果。具体而言，商标的在先使用人之所以获得了有条件的使用权益，主要是商标法对商标使用行为和商标注册行为进行了利益衡量的结果，即为避免商标注册制度在追求稳定和效率价值的同时，过分牺牲和背离了商标所应当具有和发挥的制度价值和功能。但之所以能够进行“利益”衡量，是基于两种利益之间具有大致相同的正当性基础，如果在先使用者的使用行为具有明显的不正当性或攀附目的，缺乏合法性的使用行为当然不能获得法律的保护，更不能产生对抗注册商标权利人侵权主张的效力。因此，《商标法》第59条第3款虽然并未对“在先使用行为需基于善意”作出明确表述，但理论界和实务界均普遍认为，仅有善意的在先使用行为才能够成为商标先用权抗辩成立的事实基础。

（一）主体要件——未注册商标的继受人或被许可人是否有权援引在先使用抗辩？

1. 典型案例

案号：（2015）京知民终字第588号，北京中创东方教育科技有限公司与北京市海淀区启航考试培训学校等侵害商标权纠纷，审理法院：北京知识产权法院，2015年中国法院10大知识产权案件。

裁判要旨：使用的主体仅限于“在先使用人”本人及在先已获授权许可的“被许可使用人”。

案号：（2016）苏民终125号，南京妍之梦投资管理有限公司与南京宁南超妍美容加盟店侵害商标权纠纷二审民事判决书，审理法院：江苏省高院

裁判要旨：宁南超妍店使用“超妍”标识具有正当来源。南京超妍美容中心许可孙红业设立宁南超妍店，授权孙红业在南京市雨花区郁金香路开设宁南超妍店，挂“超妍”招牌，且使用的期限与南京超妍美容中心总公司并存。本案中，宁南超妍店在店面门头上标注“南京超妍美容美体”，其使用“超妍”标识既是对企业字号的突出标注，也是根据南京超妍美容中心的授权使用业已存在的未注册商标。尽管南京超妍美容中心目前处于吊销状态，但是其商业主体资格并未消灭，其原享有的权利不应被剥夺，且仍有多家南京超妍美容中心分店、加盟店在正常营业，故宁南超妍店使用“超妍”标识具有正当来源。

案号：（2019）沪73民终20号，郑州市二七区一美医疗美容门诊部、上海汉涛信息咨询有限公司与上海汉涛信息咨询有限公司、邹丽剑侵害商标权纠纷案 

裁判要旨：商标在先使用人的继受人有权主张商标在先使用抗辩。理由在于：一方面，商标在先使用制度既是对善意的商标在先使用人利益的一种适度维护，也是对既存的商标市场秩序的一种维护。当商标在先使用人因各种原因不愿或无法继续经营时，如果不允许商标在先使用人的继受人主张在先使用抗辩，则可能导致市场上没有主体愿意继受在先商标使用人的业务，基于在先商标所积累的经营成果和商誉只能任由其自行消逝，这对商标在先使用人是极不公平的。另一方面，商标在先使用人的继受者本质上并不是对商标在先使用权的受让，而是对商标在先使用人实体业务的承继，在此情况下允许继受者主张商标在先使用通常并不损害注册商标权人的利益。在综合考量注册商标权人利益和商标在先使用人利益的情况下，应当允许商标在先使用人的继受者主张商标在先使用抗辩。

案号：（2018）最高法民再43号，林明恺、成都武侯区富运家具经营部侵害商标权纠纷再审民事判决书   

裁判要旨：从商标法第五十九条第三款规定内容来看，在先使用人在特定条件下可以在原有使用范围内继续使用该商标，这是商标法针对具体情况而作出的在先使用人不侵权抗辩事由的特别规定，也是对注册商标专用权行使的限制。作为一项抗辩事由，该不侵权抗辩仅应由在先使用人自行提出。在先使用人之外的其他人，无论是否取得在先使用人的同意，均无权依据商标法第五十九条第三款提出不侵权抗辩。

2. 学者观点

李扬教授：在相关公众看来，被许可人使用的商标发挥的仍然是识别商标在先使用人的商品或者服务来源的作用，如不许可商标先使用人的被许可人援引商标在先使用抗辩，相当于逼迫善意的商标在先使用人在商标使用开始时或者使用过程中，就必须预见到将来会有人在类似性范围内将竞争性商标申请注册，这样一来，在先使用商标的许可使用市场就会被完全扼杀，这显然给商标在先使用人施加了过重的预见义务，而且违背市场规律。实践中，应允许商标在先使用人的被许可人援引商标在先使用抗辩为宜。[8]

杜颖教授：商标先使用权只是一个消极性的权利，不具有积极意义的权能，不能转让或许可他人行使。[9]

（二）使用时间要件——先使用人使用商标的时间是否必须先于商标注册人实际使用商标的时间，还是只要在商标申请前使用即可？

1. 典型案例

案号：（2018）最高法民再43号，林明恺、成都武侯区富运家具经营部侵害商标权纠纷再审民事判决书

裁判要旨：在先使用人不侵权抗辩成立，应当同时满足以下条件：1.使用相同或者近似商标时间在先。在先使用人对相关标志的使用，应当早于该商标注册人申请商标注册的时间，同时亦必须早于该商标注册人使用该商标标志的时间。

案号：（2020）粤民再257号，广州正誉知识产权代理有限公司、正誉企业管理（广东）集团股份有限公司侵害商标权纠纷再审民事判决书，审理法院：广东省高院

裁判要旨：据此，在先使用抗辩至少应同时符合如下要件：一是该使用须在注册商标申请日前使用，且须早于商标注册人对商标的使用，即“双优先”标准。

案号：（2016）吉民终37号，长春市新航道教育培训学校与新航道（北京）管理咨询有限公司商标权权属、侵权纠纷二审民事判决书

裁判要旨：长春新航道提出的商标先用权抗辩不予支持。第4231847号商标申请日期为2004年8月23日，而现有证据证明长春新航道最早于2006年4月18日将“新航道”作为企业字号，《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”由于长春新航道不能证明其于第4231847号商标申请日2004年8月23日前，已经在同一种或者类似服务上商标性使用“新航道”并有一定影响，因此长春新航道的商标先用权抗辩不成立。

2. 实践观点

佟姝法官：对于判断在先使用的时间节点，《商标法》第59条第3款中似有两处表述与此相关，第一处为“商标注册人申请注册商标前”，第二处为“先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的”。从上述两处表述来看，对行为在先性的判断似乎可有两种理解，一种为“注册商标的申请日之前”，而另一种为“商标注册人使用注册商标之前”。笔者认为，在先使用人的使用行为原则上应当早于注册商标的申请日。但是，如果商标注册人在申请日之前已经具有实际使用行为的，在先使用人的使用行为还应早于商标注册人的实际使用时间。考虑到先用权抗辩制度的设定是为了弥补注册原则的缺陷，平衡商标注册人与在先使用人之间的利益，因此，如果商标注册人在申请日之前也具有实际使用行为，并在事实上使注册商标在申请日之前即发挥了识别功能的，主张先用权抗辩的一方当事人即使仍仅在原有范围内使用，亦无法避免市场混淆的后果，从而丧失了主张不侵权抗辩和继续使用的正当性基础。[10]

钱光文、凌宗亮法官：在先使用抗辩不应要求先于商标注册人使用成立在先使用抗辩并不要求在先使用抗辩人实际使用商标的时间必须先于商标注册人实际使用时间。但如果在先使用人明知或应知商标注册人在商标申请注册前已经实际使用相关商标，仍然基于不正当竞争的目的在相同或类似商品上使用与其相同或近似的商标，那么在先使用人就无权主张在先使用抗辩。

1) 首先，仅从商标法第五十九条第三款的规定看，无法得出在先使用人必须先于商标注册人实际使用相关商标的结论。商标法第五十九条第三款规定的时间点仅包括“商标注册人申请商标注册前”，并没有要求必须先于商标注册人实际使用，否则商标法第五十九条第三款就应当直接规定：“商标注册人实际使用拟申请注册商标前”。或者说，在先使用抗辩条款主要调整的是在先使用未注册商标与注册商标善意共存的问题，主要针对商标注册人在申请商标注册前未实际使用商标的情况，并无意调整或涵盖商标注册人申请注册商标前也实际使用商标的情况。

2) 其次，如果商标注册人在申请商标注册前也实际使用了相关商标，实际上涉及两个未注册商标之间的冲突问题。具体可以分为以下两种情况：一是商标注册人使用商标先于在先使用抗辩人实际使用，但在先使用抗辩人实际使用时，商标注册人使用的商标并不具有一定影响；二是商标注册人使用商标先于在先使用抗辩人实际使用，且在先使用抗辩人实际使用时，商标注册人使用的商标已经具有了一定影响。对于上述情况应当如何处理，并不应简单地以使用时间的先后判断在先使用抗辩人是否有权继续使用。即使没有商标法第五十九条第三款规定的在先使用抗辩条款，已有的法律规定也可以解决上述问题。一方面，我国商标法、反不正当竞争法对未注册商标的保护均设定了一定的门槛，也就是未注册商标必须具有一定的影响，除代理人或代表人等有特殊关系的人抢注商标外，只有具有一定影响的未注册商标才可能受到保护。因此，对于上述第一种情况，即使商标注册人先于在先使用人使用相关商标，由于尚不具有一定影响，其无权禁止他人（代理人或代表人除外）注册或使用相关商标。也就是说在先使用人虽然使用时间晚于商标注册人，但其使用行为是正当的。即使商标注册人事后取得了注册商标，也不能因此使得原本正当的使用行为成为侵权行为，这也是在先使用抗辩条款的价值或目的所在。另一方面，具有一定影响的未注册商标的排他力并不是绝对的，其仅有权禁止他人基于不正当竞争的目的而擅自使用的行为。如果他人主观上并不知道商标注册人已经实际使用且取得一定影响，商标注册人无权禁止他人使用。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定，在不同地域范围内使用相同或近似的知名商品特有的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成反不正当竞争法第五条第二项规定的不正当竞争行为。因后来的经营活动进入相同地域范围而使其商品来源足以产生混淆，在先使用者请求责令在后使用者附加足以区别商品来源的其他标识的，人民法院应当予以支持。因此，对于上文提及的第二种情况，即使商标注册人使用的商标在在先使用抗辩人使用时已经具有一定影响，商标注册人也仅有权禁止恶意的使用人擅自使用其已经具有一定影响的商标，而善意的在先使用抗辩人仍有权继续使用，至多承担附加区别性标识的义务。[11]

未完待续