研究笔记|9个经典案例11位法官学者观点，揭示商标先用权抗辩的适用规则(下)

商标先用权抗辩的理解与适用（下）

（三）有一定影响的认定

1. 审理指南

北京高院《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》（2016）——关于商标在先使用抗辩的适用条件问题

在先使用人所使用的商标应当具有“一定影响”。关于知名度的高低程度，一般不宜要求过苛，即只要满足在先使用人对其商标的使用确系真实使用，且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用，则符合具有“一定影响”的要求。

最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定（2020修正）

第二十三条 在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。

在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。

在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标，违反商标法第三十二条规定的，人民法院不予支持。

2. 典型案例

案号：（2018）最高法民再43号，林明恺、成都武侯区富运家具经营部侵害商标权纠纷再审民事判决书

裁判要旨：在先使用具有一定影响。在先使用人对该未注册商标的使用，必须在商标注册人申请商标注册日和使用日之前，就已经具有一定影响。商标注册人提出商标注册申请之后或者商标注册人使用该商标之后，在先使用人继续使用该商标的证据不应作为“一定影响”的考量因素。

3. 实践观点

关于“有一定影响”的要件判断。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条第二款规定，在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。笔者认为，从法律体系的完整性和一致性解释出发，前述司法解释的规定在在先使用抗辩的认定中可以参照适用。故在具体案件中，在先使用人能够证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，当然属于商标法第五十九条第三款所规定的在先使用有一定影响的商标。根据司法实践，“有一定影响”是在一定或者特定的地区具有知名度和影响力，而不是全国性的普遍知名，对“一定影响”标准不能设定过高的要求。[12]

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》针对《商标法》第32条的“有一定影响”解释为在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传。《商标法》第32条是在先使用权排除他人恶意抢注注册商标的条款，属于褫夺权利；而《商标法》第59条第3款是侵权抗辩条款，其目的在于侵权不成立，而非褫夺注册商标权。因此，根据举重明轻的原则，在先使用人能够证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，当然属于《商标法》第59条第3款中在先使用有一定影响的商标，如果在先使用人能够证明其中之一的，例如有一定的持续使用时间或有一定的销售区域或有一定的销量或投入了广告宣传的，也可认定为有一定影响。[13]

（四）原使用范围的认定

1. 法律法规

国家工商行政管理局关于服务商标继续使用问题的通知（1994年08月12日施行，2004年6月30日废止）

各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局：

依照第七届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过的《关于修改＜中华人民共和国商标法＞的决定》，我局商标局自1993年7月1日起，已受理服务商标的注册申请，并将于今年10月核准首批服务商标的注册。为了保障服务商标注册人的合法权益，同时充分考虑到有关服务商标使用人的利益，现根据《中华人民共和国商标法实施细则》（以下简称《实施细则》）第四十八条的规定，对服务商标的继续使用问题通知如下：

一、　《实施细则》第四十八条所述之“连续使用至1993年7月1日的服务商标”，是指在该日前开始使用，且在该日仍使用在同一服务项目上的服务商标；但在该日前三年内一直未使用的除外。

二、　连续使用至1993年7月1日的服务商标，虽与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标（公众熟知的服务商标除外）相同或者近似，仍可依本通知的规定，由其使用人继续使用。

三、　服务商标继续使用时，使用人须遵守下列规定：

1．不得扩大该服务商标的使用地域；

2．不得增加该服务商标使用的服务项目；

3．不得改变该服务商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容，但以同他人注册的服务商标相区别为目的而进行的改变除外；

4．不得将该服务商标转让或者许可他人使用。

四、　使用人违反前条规定的，视为侵犯他人商标专用权，由有关部门依照《中华人民共和国商标法》及其《实施细则》中的相应规定予以处理。

五、　按本通知可以继续使用的服务商标连续三年停止使用的，则原使用人不得再继续使用。

六、　服务商标的注册人同继续使用人发生纠纷时，使用人应当向处理该纠纷的工商行政管理机关或者人民法院提供其在1993年7月1日前实际使用该服务商标的证据。

1993年7月1日以后使用的服务商标，使用在同种或类似的服务项目上，与他人注册的服务商标发生相同或近似的，按侵犯商标专用权行为处理。

继续使用与注册人的使用发生实际混淆，造成消费者误认的，继续使用人应在使用服务商标时，增加地理名称标志，以便于与注册人使用的服务商标相区别。

七、　本通知自下发之日起执行。

2. 典型案例

案号：（2018）最高法民再43号，林明恺、成都武侯区富运家具经营部侵害商标权纠纷再审民事判决书

裁判要旨：关于原有范围的理解问题：商标法强调的是使用范围而非使用规模，因此，在确定原有范围时，应当主要考量商标使用的地域范围和使用方式。一般而言，在先仅通过实体店铺销售商品或者提供服务的，在商标注册人申请商标注册或使用该商标后，又在原实体店铺影响范围之外的地域新设店铺或者拓展到互联网环境中销售商品、提供服务，则应当认定为超出了原有范围。此外，使用该商标的商品产能、经营规模等也可以在个案中作为考量因素予以考量。

案号：（2015）长中民五初字第00757号，原告成都蚂蚁物流有限公司因与被告长沙市蚂蚁搬家有限公司侵害商标权纠纷

裁判要旨：对于原有范围的认定，本院认为，原有范围可包括经营规模和经营地域。就经营规模而言，商业标识的影响力是企业经营效果的集中体现。在符合基本商业道德的基础上，任何企业均有自由发展的权利。故企业规模、利润、经营额等不应当受到限制。正常情况下，企业对于自己的商誉重要载体商标（包括未注册商标）除了自己使用外，还可以授权他人使用。一般情况下，被许可人使用该商标获取的商誉应归商标权人享有，这种实际授权行为亦可视为权利人自身的使用。因此，企业对外授权使用争议商标的行为，亦应当以注册商标申请日为限，应当限于在先使用人本人及在注册商标申请日前已经获得许可使用的被许可使用人。对于企业的经营是否应当具有地域性，亦可从反不正当竞争法中找到依据。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定“在不同地域范围内使用相同或者近似的知名商品特有的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成反不正当竞争法第五条第（二）项规定的不正当竞争行为。因后来的经营活动进入相同地域范围而使其商品来源足以产生混淆，在先使用者请求责令在后使用者附加足以区别商品来源的其他标识的，人民法院应当予以支持”。该条规定意在解决两个商业标识之间的冲突，亦与商标法第五十九条第三款规定的情况类似，因此从该条出发对商标法第五十九条第三款的“原有范围”进行界定应当符合立法原意，且能协调反不正当竞争法与商标法的适用。该条明确了不同地域的未注册商业标识之间的冲突应着重考虑善意。当经营地域发生重合时，在后商标进入在先商标的地域经营时，以在先使用作为解决冲突的基本规则。尽管最终处理与商标法第五十九条第三款有区别，但该区别是基于对注册商标的强保护而来。商标一经注册即在全国范围内受保护，相关公众有理由信赖标注该商标的商品或服务具有同一来源，而对未注册商标的保护是随着经营者的实际经营行为产生的。就商标法第五十九条第三款而言，未注册商标经营者的实际利益产生于其经营覆盖的范围，对于服务商标而言，其服务覆盖的范围显然与地域密切相关。就相关公众利益出发，限定未注册服务商标的经营地域，既能保证其经营地域内的相关公众基于消费认知产生的识别利益受到基本保护，又能保障其他地域范围的相关公众对经过公告的注册商标的信赖利益。

祝建军法官：一是只能在原来的商品或服务上使用，不得扩大在先商标所标注的商品或服务的类别；二是不得改变在先使用商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等，但以同注册商标相区别为目的而进行改变的除外；如果在先使用人为了争夺市场，故意突出使用在先商标并造成和注册商标的商品或服务来源产生混淆，其将可能被认定构成商标侵权。[14]

（五）附加适当区别标识的问题

1. 典型案例

案号：（2016）苏民终125号，南京妍之梦投资管理有限公司与南京宁南超妍美容加盟店侵害商标权纠纷二审民事判决书，审理法院：江苏省高院

裁判要旨：关于宁南超妍店的法律责任由于宁南超妍店使用“超妍”商业标识的行为未侵害涉案注册商标专用权，故其不应当承担侵权责任。但是应当看到，目前妍之梦公司在南京地区使用涉案注册商标，宁南超妍店在经营中继续使用“超妍”标识，将随着双方的发展而发生冲突，因而有必要对双方商业标识的使用方式予以适当规范，宁南超妍店在今后使用中必须附加区别标识“南京超妍”，以与“超妍”商标相区别，宁南超妍店也不得许可他人使用“超妍”标识，以尊重和平衡双方利益，尽量避免在市场中造成混淆，损害商标权人和消费者利益。

案号：（2015）民申字第3513号，上海璟珺商贸有限公司与云南好日子太阳能有限公司侵害商标权纠纷申请再审民事裁定书

裁判要旨：关于好日子公司使用“好日子”商标的原使用范围和是否附加区别标识的问题，好日子公司在原审审理程序中明确主张其构成商标法第五十九条第三款规定的在先使用，其在云南地区有较高的知名度，并表示其是结合已注册的图形商标和英文使用“好日子”商标，但璟珺公司并没有主张好日子公司超出原使用范围使用并要求附加区别标识，在此情况下，二审判决未明确原使用范围和附加区别标识并无不妥。

案号：（2014）沪一中民五(知)终字第213号，上海汇丽集团有限公司诉上海汇丽多彩装潢总汇不正当竞争案件

裁判要旨：关于原审判令上诉人在木地板及外包装上标注上诉人企业名称时，以同等大小的字体在括号内标注“非汇丽集团企业”字样是否有法律依据的问题，本院认为，本案涉及的不正当竞争行为系上诉人企业字号“汇丽多彩”与被上诉人注册商标“汇丽”之间的权利冲突。根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条的规定，被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。该司法解释中规定可以责令停止使用、规范使用，还以“等”字规定允许采用其他民事责任方式。而所谓“案件具体情况”，关键是要求责任方式与违法行为及其对他人合法权益的损害程度相适应，以足以消除违法行为状态为必要。本院注意到，如前所述，上诉人汇丽多彩总汇在598号案件生效后，虽然对其在木地板产品及包装上使用企业名称的方式有所改变，然仍易使相关公众对上诉人销售的木地板与被上诉人的“汇丽”地板造成混淆或误认，且上诉人变更的使用方式依旧具有攀附被上诉人“汇丽”地板知名度之嫌，故原审法院在被上诉人提出添加区别标识的方式规范使用上诉人企业名称的诉讼请求的基础上，要求上诉人在企业名称上添加区别标识并无不当。同时，本院还注意到，对于在企业名称上添加区别标识的具体方式，现有法律法规中虽然未有明确规定，但判令添加区别标识的目的在于实现区分，避免混淆误认。因此，本案考虑地板产品及其外包装上企业名称标注的方式难以穷尽，存在多种变化的可能性，无法从根本上杜绝两者的混淆误认，且客观上存在598号案件判决生效后，上诉人使用企业名称的方式虽有改变，但依旧不规范，并有混淆、误认及攀附之嫌，构成不正当竞争的事实，故原审法院以保障市场经济健康发展，鼓励和保护公平竞争，制止不正当竞争行为，保护经营者和消费者的合法权益为目的，作出上诉人在木地板及外包装上标注其企业名称时，以同样大小的字体在括号内标注“非汇丽集团企业”字样的区别性标识的判决，并无不当，本院予以维持。